A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu de R$ 200 mil para R$ 50 mil a indenização por danos morais que os produtores da cachaça João Andante terão de pagar por violação do direito de marca da fabricante do uísque escocês Johnnie Walker. O colegiado considerou que o valor original da indenização arbitrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) era desproporcional ao porte da empresa condenada.
O caso chegou ao STJ após a Diageo Brands BV, líder mundial na produção de bebidas, e sua subsidiária Diageo Brasil Ltda. ajuizarem ação para impedir a utilização da marca João Andante e de suas variações na designação de bebidas destiladas. Elas também pediram a reparação dos danos causados pela reprodução indevida de sua marca.
A demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, mas o TJSP concluiu que a marca João Andante é mera tradução e reprodução estilizada da marca registrada Johnnie Walker. Para o tribunal, ficou configurada uma paródia desautorizada, que gerou enriquecimento sem causa aos proprietários da cachaça, os quais teriam tentado fomentar os negócios com base no prestígio da marca alheia, em associação parasitária.
Nome da cachaça foi mudado para O Andante
Ao STJ, as autoras da ação declararam que, no curso do processo, a empresa ré alterou o nome de seu produto para O Andante, mas ainda permaneceriam configurados o ato ilícito, o abuso de direito e o enriquecimento sem causa, uma vez que o novo nome também representaria concorrência desleal, em razão de parasitismo residual e da associação indevida com a marca Johnnie Walker.
Por sua vez, a ré também recorreu, alegando não ter havido ato ilícito, pois, proibida de utilizar o nome João Andante por decisão judicial, acatou a determinação.
Proibição de usar marca registrada decorre da lei
O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o TJSP, ao reconhecer a violação do direito de utilização exclusiva do nome Johnnie Walker, concluiu que esse direito não abarca a variação adotada pela empresa ré, uma vez que o registro da marca não permitiria à fabricante de uísque se apropriar da expressão isolada “andante”. Por não poder reanalisar as provas que embasaram a conclusão do TJSP nesse ponto, a Terceira Turma não conheceu do recurso da Diageo.
Ao examinar o recurso da ré, Sanseverino ressaltou que a proibição de utilização de marca registrada por terceiros decorre diretamente de lei, e não de decisão judicial. “A Lei 9.279/1996 é que impõe a todos o dever de respeitar o direito de uso exclusivo da marca registrada, sendo que a decisão judicial que concede a tutela inibitória para cessar a reiteração do ilícito apenas reconhece já ter havido a violação desse direito”, declarou.
O magistrado destacou que o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial prevê que o registro validamente expedido garante ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional. À semelhança do que ocorre com o direito de propriedade, observou, a lei cria um direito de exclusividade oponível erga omnes, “sendo que a todos é imposta a obrigação de não interferir nesse direito”.
Quanto à alegação da ré sobre a necessidade de comprovação dos danos morais, o relator observou que, para a jurisprudência atual, em se tratando de violação de direito de marca, os danos decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sendo dispensável a demonstração de abalo efetivo. Assim, o recurso da ré foi provido apenas para reduzir o valor da indenização.
